Prawną definicję wynalazku można przedstawić następująco:

„Wynalazkiem jest rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego zastosowania”²

Istnieją cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania.

Jedynie tak rozumiany wynalazek może być przedmiotem patentu.

Co to oznacza w praktyce? Czy badania naukowe o charakterze podstawowym mogą być przedmiotem patentu?

Wbrew pozorom tak, i to dużo częściej niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Nieprzypadkowo czołowe światowe uczelnie, takie jak Uniwersytet w Cambridge czy Uniwersytet Stanforda, które z definicji prowadzą badania głównie w obszarze nauk podstawowych, są największymi dostarczycielami zgłoszeń patentowych na świecie. Każde odkrycie naukowe, które spełnia 3 ww. przesłanki jest patentowalne, niezależnie od tego czy było dokonane w wyniku badań podstawowych, czy aplikacyjnych, celowo, czy przypadkowo.

Kryterium nowości oznacza, że w chwili dokonania zgłoszenia patentowego, dane rozwiązanie musi być nowe w skali światowej. Sprawdza się to poprzez tzw. badanie stanu techniki, czyli wszystkich publikacji naukowych, doniesień zjazdowych, patentów i zgłoszeń patentowych do dnia dokonania zgłoszenia patentowego. Nie ma tutaj znaczenia, kto był autorem wcześniejszych doniesień. Bardzo często oznacza to, że sam autor wynalazku niszczy jego zdolność patentową poprzez wcześniejsze publiczne ujawnienie jego istoty- np. w postaci publikacji naukowej lub otwartego wykładu. Z drugiej jednak strony wynalazek nie jest ujawniony do momentu jego fizycznego opublikowania. Tzn. samo zgłoszenie publikacji do redakcji czasopisma naukowego, czy oddanie jej do recenzentów nie niszczy jeszcze kryterium nowości wynalazku. Dopiero ukazanie się artykułu w internecie lub drukiem ma taki skutek. Jest to niezwykle istotna informacja, ponieważ w skrajnych przypadkach, jeśli publikacja zawierająca przypadkowo ujawnioną istotę techniczną wynalazku ma zostać upubliczniona w ciągu krótkiego czasu, możliwe jest (przynajmniej teoretycznie) samodzielne przygotowanie zgłoszenia patentowego i złożenie go do Urzędu Patentowego (choćby 1 dzień przed ukazaniem się publikacji). Koszt dokonania samego zgłoszenia patentowego to zaledwie około 600 zł.

Kryterium poziomu wynalazczego oznacza, że wynalazek jest rozwiązaniem technicznym, które jest nieoczywiste dla tzw. znawcy. Znawcą nazywa się osobę, która zawodowo zajmuje się daną dziedziną wiedzy. Nie jest to więc przypadkowa osoba. Z drugiej jednak strony znawcą nie jest jednostka wybitna w danej dziedzinie (np. utytułowany naukowiec, dla którego wiele rzeczy może być oczywistych), lecz możliwie przeciętny fachowiec³. Ustalenie poziomu wynalazczego jest więc czasami sprawą subiektywną, podlegającą dyskusji. Wynalazki, które nie spełniają kryterium poziomu wynalazczego, mogą być zazwyczaj chronione jako tzw. wzory użytkowe (do 10 lat ochrony).

Aby ukazać, czym jest poziom wynalazczy, można powiedzieć, że skonstruowanie roweru o trzech kołach w rzędzie nie byłoby wynalazkiem (nawet jeśli taki pojazd nie istnieje, jego konstrukcja i zachowanie byłyby łatwe do przewidzenia na podstawie obecnego stanu techniki – rowerów dwukołowych). Jeśli jednak ten sam trzykołowy rower miałby parametry, które nie wynikałyby w oczywisty sposób z dzisiejszej wiedzy, ale byłyby możliwe do przewidzenia tylko w wyniku np. bardzo zaawansowanych obliczeń matematycznych, i dodatkowo, jeśli te dodatkowe parametry zwiększałyby użyteczność roweru (np. szybkość, zwrotność lub jakąkolwiek inną istotną cechę techniczną), to taki rower byłby prawdopodobnie wynalazkiem. Ta nieoczywistość parametrów nowego pojazdu stanowiłaby o jego poziomie wynalazczym.

W ten sposób dochodzimy do trzeciego kryterium wynalazków- przemysłowego zastosowania. Kryterium to wprowadzono, aby odróżnić wynalazki od odkryć naukowych. Kryterium stosowalności przemysłowej oznacza, że wynalazki muszą mieć charakter użytkowy. Nie są patentowalne same odkrycia zjawisk fizycznych, chemicznych, czy biologicznych, ani fragmenty przyrody (jak np. struktury geologiczne, chemiczne, fragmenty roślin i zwierząt), a także odkrycia matematyczne i in.. Dokonanie odkrycia naukowego bardzo często prowadzi jednak do wynalazków, jeśli potrafi się wykazać jego potencjalne zastosowanie przemysłowe [w znaczeniu- gospodarcze o charakterze technicznym- w tym również np. usługowe]. Co istotne, Urzędy Patentowe nie badają, czy dane przemysłowe zastosowanie ma jakikolwiek sens praktyczny. Badane jest jedynie, czy dany wynalazek możnaby teoretycznie zastosować w jakimś procesie przemysłowym (gospodarczym). Bada się to zazwyczaj próbując odpowiedzieć na pytanie, jaki problem techniczny (często zupełnie hipotetyczny i abstrakcyjny) rozwiązuje dany wynalazek.

Jak widać z powyższych przykładów, wynalazek wg Prawa Własności Przemysłowej jest czymś niematerialnym. Innymi słowy patentowalna jest pewna myśl. Oznacza to m.in., że w większości przypadków nie ma konieczności fizycznego wykonania wynalazku przed jego opatentowaniem (jakkolwiek może to być bardzo pomocne). W powyższym przykładzie trójkołowego roweru nie byłoby konieczne, aby ten rower wykonać przed opatentowaniem, o ile bylibyśmy na podstawie własnych obliczeń przewidzieć wszystkie istotne parametry gotowego pojazdu, jego szczegółową konstrukcję itd.. Na nas jednak spoczywałoby ryzyko, czy te wyliczenia są prawidłowe. Nie można jednak opatentować wynalazku, który jest niemożliwy do wykonania i zastosowania w świetle obowiązującej nauki (np. perpetum mobile). Opatentować można natomiast wynalazki, których wykonanie i użytkowanie mogłoby być niezgodne z prawem (np. rodzaje substancji niebezpiecznych). Sytuacja taka bardzo często ma miejsce w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Potencjalne leki patentuje się bowiem na wiele lat zanim zostaną one dopuszczone do stosowania na pacjentach (zanim przejdą testy kliniczne).

Nawiasem mówiąc większość nowych leków zalicza się do specjalnej kategorii wynalazków- tzw. wynalazków biotechnologicznych. Budzą one bardzo wiele kontrowersji zarówno w społeczeństwie, jak i wśród specjalistów zajmujących się Prawem Własności Przemysłowej, etyków oraz biznesmenów. Wiele kwestii dotyczących wynalazków biotechnologicznych nie jest jeszcze ostatecznie uregulowana i podlega ciągłym dyskusjom. Mimo to można podać następującą definicję wynalazku biotechnologicznego:

„Wynalazki biotechnologiczne są to wynalazki dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego, zawierającego taki materiał, albo dotyczącego sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany”¹.

Przykładami wynalazków biotechnologicznych mogą być

-enzymy, przeciwciała i inne białka,

-primery, geny, wektory i inne kwasy nukleinowe

-mikroorganizmy

-linie komórkowe

-zestawy (np. kity, zestawy diagnostyczne)

-leki, szczepionki i inne środki farmaceutyczne

-procesy fermentacyjne, metody izolacji i oczyszczania (białek, kwasów nukleinowych i innych substancji biologicznych), sposoby testowania i metody diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne takie jak np. PCR i inne sposoby przetwarzania materiału biologicznego (w tym metody inżynierii genetycznej).

Na koniec należy zaznaczyć, że nie wszystkie wytwory spełniające warunki wynalazku mogą być przedmiotem patentu. Wyłączone spod ochrony są:

-ciało ludzkie, ludzki płód i embrion, a także ludzkie komórki zarodkowe

-zwykłe odkrycia elementów ciała ludzkiego (w tym sekwencji kwasów nukleinowych [np. genu],  o ile nie wykaże się ich zastosowania [np. terapeutycznego])

-sposoby, których stosowanie obraża godność ludzką (np. sposób wytwarzania chimer z komórek ludzi i zwierząt)

-wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym, w tym:

-sposoby klonowania ludzi

-sposoby modyfikowania tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka

-stosowanie embrionów ludzkich do celów handlowych i przemysłowych (ta kwestia jest jeszcze szeroko dyskutowana w kontekście badań na embrionach mających zastosowanie terapeutyczne)

-sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów

Ponadto wyłączone spod ochrony są

-odmiany roślin i zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt (są one chronione na podstawie odrębnych przepisów)

oraz

-sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyki,  w tym:

-sposoby chirurgiczne

-sposoby terapeutyczne

-sposoby diagnostyczne

Generalnie wyłączenie to sprowadza się do tego, że nie można patentować żadnych ww. czynności, czy sposobów związanych bezpośrednio (np. poprzez zabieg medyczny) z ciałem ludzkim. Dlatego same środki farmaceutyczne lub narzędzia medyczne są patentowalne. W niektórych przypadkach jest to jednak kwestia dyskusyjna. Np. wykonanie modelu zębów pacjenta w ustach można opatentować, jeśli same protezy wytwarzane są poza ciałem. Z drugiej strony sposób wytworzenia endoprotezy (wykonywany poza ciałem) nie jest patentowalny, jeśli wymaga etapu chirurgicznego, wykonanego w celu dokonania niezbędnych pomiarów.

Przypisy

Niniejsze opracowanie napisane zostało na podstawie następujących pozycji:

1)       „Poradnik wynalazcy” pod redakcją Andrzeja Pyrży, wyd. Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

     2)       Skrypt „Ochrona własności intelektualnej- nauki biologiczne”, Rafał Witek, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

                  3)       „Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu”, Helena Żakowska-Henzler, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2006

Własność intelektualną należy chronić przede wszystkim dla zabezpieczenia swoich interesów osobistych oraz majątkowych. Własność intelektualna dzieli się na dwa zasadnicze obszary- Prawo Autorskie oraz Prawo Własności Przemysłowej. Obydwa obszary różnią się zasadniczo w kwestii ochrony praw twórców. Prawo Autorskie osobiste i majątkowe przysługuje każdemu twórcy automatycznie, z chwilą upublicznienia utworu. Twórca nie musi nic więcej robić, aby jego dzieło było chronione mocą prawa. Powinien być on jedynie świadomy swoich praw, aby w wypadku konfliktu (np. plagiatu) mógł je wyegzekwować.

Zupełnie inna logika obowiązuje w prawie własności przemysłowej (obejmującym m.in. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Tutaj to uprawniony (osoba fizyczna lub instytucja) musi najpierw złożyć wniosek o przyznanie patentu (prawa ochronnego, prawa z rejestracji), a następnie sam jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich procedur. Niedopełnienie tych czynności (np. w odpowiednim terminie) może skutkować utratą danego prawa. Szczegółowe procedury są różne dla różnych przedmiotów prawa własności przemysłowej. Zarys procedur obowiązujących w przypadku patentów podany jest tutaj. Poniżej rozważymy kilka argumentów przemawiających za ochroną wynalazków, ponieważ to wynalazki mogą najprawdopodobniej powstać w wyniku działalności naukowej.

Po dokonaniu wynalazku uprawniony ma trzy możliwości dalszego postępowania:

-nie robić nic

-utrzymać wynalazek w tajemnicy

-opatentować wynalazek

Każda z tych możliwości może być racjonalna- w zależności od charakteru wynalazku, jego potencjału rynkowego, kosztów ochrony itd. Oczywiście tylko dwie ostatnie możliwości stanowią ochronę wynalazku. W interesie państwa i społeczeństwa leży, aby zachęcić wynalazców do ujawniania swoich wynalazków. Jest to możliwe np. poprzez dokonanie zgłoszenia patentowego. W szczególności w ostatnich latach w Polsce powstało bardzo dużo instrumentów wspomagających patentowanie wynalazków.

Patent jest najwyższą formą ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie patentu daje prawo do wyłącznego korzystania majątkowego z danego wynalazku przez określony czas (najczęściej do 20 lat). Właściciel patentu ma prawo zakazać innym kopiowania, produkowania, sprzedawania i innego zarobkowego korzystania z wynalazku. Uzyskanie patentu jest oparte na swego rodzaju umowie społecznej- wynalazca ujawnia istotę techniczną wynalazku, przyczyniając się w ten sposób do postępu naukowo-technicznego, a państwo w zamian gwarantuje mu określony czasowo monopol na korzystanie z tego wynalazku.

W niektórych, specyficznych przypadkach bardziej korzystne jest jednak utrzymanie wynalazku w tajemnicy (w formie tzw. know-how). Jest to ryzykowna strategia, ponieważ ujawnienie wynalazku osobie postronnej może zniszczyć zarówno jego tajemnicę, jak i zdolność patentową, a osoba ta może nawet potencjalnie dokonać zgłoszenia patentowego we własnym imieniu. Utrzymanie wynalazku w tajemnicy jest zasadne wtedy, gdy

1) dokonanie zgłoszenia patentowego mogłoby stosunkowo łatwo naprowadzić konkurencję na rozwiązanie analogiczne, oparte na innej technologii

2) koszt postępowania patentowego i utrzymania ochrony byłby wyższy niż zyski wynikające z uzyskania czasowego monopolu

i/lub

3) wynalazek zna możliwie jak najmniejsza liczba osób, z których każda jest związana zachowaniem tajemnicy (np. poprzez umowy o zachowaniu poufności gwarantujące odpowiednie odszkodowanie w przypadku ujawnienia know-how osobie postronnej)

W większości przypadków najbardziej racjonalnym działaniem pod względem czysto ekonomicznym jest jednak nie robienie niczego. Jak zostało pokazane w zakładce Jak rozpoznać, czy moje odkrycie, to wynalazek? zdolność patentową posiada bardzo wiele odkryć naukowych. Znakomita większość z nich nie jest nigdy patentowana ze względu na brak wartości gospodarczej. Wynalazki takie często są ujawniane w publikacjach naukowych.

Podsumowując, argumenty za patentowaniem wynalazków są następujące:

1)      Patent może być źródłem (czasem bardzo dużych) dochodów. Patent jest przedmiotem niematerialnym, który może podlegać obrotowi gospodarczemu. Patent można sprzedać, udzielić na niego licencji lub wnieść do spółki jako wkład własny (kapitał założycielski).

2)      Patentowanie wynalazków przyczynia się do postępu wiedzy. Zgłoszenia patentowe są powszechnie dostępne w prywatnych i publicznych bazach danych i stanowią porównywalne źródło informacji, jak publikacje naukowe.

Z dwóch powyższych argumentów wynika pośrednio kilka następnych, związanych z pracą naukową w instytucji badawczej:

3)      Ze względu na wagę, jaką mają patenty i inne przedmioty prawa własności przemysłowej w postępie naukowo-technicznym oraz gospodarczym, wlicza się je do dorobku naukowego jednostek naukowych oraz indywidualnych naukowców. Wg. obecnie obowiązującego rozporządzenia o Finansowaniu działalności statutowej jednostek naukowych, wybrane przedmioty PWP mają następującą wartość podczas oceny parametrycznej:

-Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP na wynalazek, który został zastosowany- 50 pkt

-Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP- 25 pkt

-Zawarcie umowy o wspólności patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym- 20 pkt

-Zgłoszenie wynalazku w UPRP- 10 pkt

-Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany za granicą- 75 pkt

-Patent udzielony za granicą - 35 pkt

-Zgłoszenie wynalazku za granicą - 15 pkt

Należy tutaj po raz kolejny zaznaczyć, że nie ma możliwości uzyskania patentu (ani wzoru użytkowego) na wynalazek, którego istota została już wcześniej ujawniona publicznie (np. w postaci publikacji naukowej). Odwrotna kolejność jest jednak jak najbardziej możliwa. Tak więc w przypadku dokonania wynalazku w wyniku pracy naukowej, należy rozważyć w pierwszej kolejności dokonanie zgłoszenia patentowego, a dopiero następnie opublikowanie go.

4)      Posiadanie patentów i zgłoszeń patentowych może ułatwić pozyskanie zewnętrznych środków na badania naukowe. Źródłem takich środków mogą być zarówno prywatne przedsiębiorstwa, fundusze publiczne, jak i inicjatywy publiczno-prywatne (jak np. Innovative Medicines Initiative). Wynika to z faktu, że coraz większa liczba funduszy, również na badania podstawowe, wymaga wykazania przynajmniej potencjalnej aplikacyjności prowadzonych badań (tak jest np. w znakomitej większości funduszy w 7 Programie Ramowym). Dla prywatnych firm inwestujących w badania naukowe, ich aplikacyjność jest warunkiem bezwzględnym zaangażowania. Posiadanie w dorobku patentów i/lub zgłoszeń patentowych, w szczególności wykorzystanych w praktyce, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z planowanymi nowymi projektami badawczymi, jest wyraźnym sygnałem dla recenzentów, że dany naukowiec ma nie tylko doskonały warsztat badawczy, ale również podstawową świadomość i wiedzę dotyczącą aspektów komercyjnych prowadzonych prac. Dlatego wcześniejsze wdrożenia prac badawczo-rozwojowych są w takich wypadkach szczególnie wysoko punktowane.

5)      Opatentowanie wynalazku może być w niektórych wypadkach warunkiem koniecznym jego wykorzystania praktycznego. Tak jest np. w przypadku wielu wynalazków biotechnologicznych o zastosowaniu terapeutycznym. Wynika to z faktu, że w przypadku tego typu wynalazków samo uzyskanie patentu następuje wiele lat przed wprowadzeniem gotowego produktu na rynek. W tym okresie wykonywane są m.in. bardzo kosztowne i obarczone ogromnym ryzykiem badania kliniczne (stanowią one większość kosztów wdrożenia nowych leków). Pozbawienie zdolności patentowej wynalazku poprzez np. publikację naukową przyczynia się wprawdzie do postępu wiedzy w danej dziedzinie, ale zamyka drogę bezpośredniej poprawy zdrowia pacjentów w oparciu o dane rozwiązanie. Dzieje się tak dlatego, że żadna firma nie zainwestuje dziesiątek lub setek milionów dolarów w badania kliniczne nad nowym lekiem, tylko po to, aby po uzyskaniu wszelkich pozwoleń jej konkurencja wprowadziła na rynek dokładnie taki sam specyfik. Dlatego więc patentowanie wynalazków może być traktowane jako działanie na rzecz dobra publicznego.