Poniżej zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące procedur obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie patentu. Ponieważ wiele z tych procedur jest bardzo skomplikowanych, nie będą one omawiane szczegółowo. W celu ukazania logiki postępowań patentowych, wyjaśnione zostaną jedynie najważniejsze kwestie- stanowiące swego rodzaju wprowadzenie dla laika.

 

Dwiema fundamentalnymi zasadami rządzącymi  postępowaniem patentowym (a także innymi postępowaniami w prawie własności przemysłowej) jest tzw. zasada terytorialności oraz reguła tzw. pierwszeństwa konwencyjnego.

 

Zasada terytorialności stanowi, że prawa dotyczące wynalazków i patentów są w poszczególnych krajach całkowicie niezależne od siebie. Zasada ta ma niezwykle istotne konsekwencje praktyczne.

 

Bardzo często w wyniku złego zrozumienia prawa własności przemysłowej wynalazcy sądzą, że nadanie patentu przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje ochronę wynalazku również poza granicami kraju. Jest to całkowicie błędne mniemanie. Decyzje urzędowe w sprawach patentowych każdej krajowej instytucji dotyczą tylko i wyłącznie danego kraju. Nadanie więc patentu przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oznacza jedynie, że dany wynalazek jest chroniony na terytorium Polski. Jeśli nie dokona się analogicznych zgłoszeń w innych krajach, każdy będzie miał prawo w tych krajach produkować i sprzedawać wynalazek- mimo obowiązującego w Polsce patentu. Jeśli wynalazek ma duży potencjał komercyjny, dzięki jawności wszystkich baz danych patentów, jest to dużo bardziej prawdopodobne, niż może się wydawać.

 

Inną konsekwencją zasady terytorialności jest to, że nadanie patentu (lub wydanie jakiejkolwiek innej decyzji związanej z postępowaniem patentowym) w jednym kraju nie wyklucza, że w innym kraju (gdzie mogą obowiązywać nieco inne regulacje) zostanie podjęta przeciwna decyzja.

 

Teoretycznie więc w celu zapewnienia ochrony wynalazku w skali globalnej należałoby wszcząć postępowanie patentowe równocześnie we wszystkich urzędach patentowych na całym świecie (nie zrobienie tego równocześnie zniszczyłoby przesłankę nowości wynalazku), a następnie prowadzić każdą ze spraw patentowych niezależnie. Oczywiście byłoby to ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. W celu uniknięcia tego typu komplikacji wprowadzono drugą zasadę prawa własności przemysłowej- instytucję pierwszeństwa konwencyjnego.

 

Istotą tej reguły jest możliwość zgłoszenia wynalazku najpierw tylko w jednym kraju, a dopiero po upływie określonego czasu w pozostałych krajach. Data pierwszego zgłoszenia patentowego jest nazywana datą pierwszeństwa i od niej liczy się początek wszelkich postępowań patentowych. Np. jeśli wynalazek zostanie zgłoszony najpierw w Polsce, a po upływie roku we Francji, to również w postępowaniu francuskim datą pierwszeństwa będzie data zgłoszenia wynalazku w Polsce (tak jakby zgłoszenia dokonano w tym terminie we Francji). W późniejszych zgłoszeniach dochodzi więc do zastrzeżenia pierwszeństwa. Dzięki temu wcześniejsze zgłoszenie (zgłoszenia) nie niszczą kryterium nowości patentu.

 

Najważniejszym skutkiem instytucji pierwszeństwa konwencyjnego jest możliwość odroczenia w czasie istotnych decyzji finansowych związanych z postępowaniem patentowym. Zazwyczaj pierwsze zgłoszenie jest dokonywane w czasie, kiedy trudno jest jeszcze oszacować dokładną wartość ekonomiczną wynalazku. Koszt pierwszego zgłoszenia patentowego jest stosunkowo niewielki (kilkaset zł opłat urzędowych oraz opcjonalnie do około kilku tysięcy zł opłat dla rzecznika patentowego). Natomiast koszt przeprowadzenia postępowania patentowego w skali świata może sięgać setek tysięcy lub milionów złotych. Standardowo okres pierwszeństwa w postępowaniu patentowym wynosi 12 miesięcy. Okres ten nazywany jest fazą krajową postępowania.

 

Bardzo często jednak 12 miesięcy to również zbyt krótki okres czasu, aby w pełni zweryfikować potencjał rynkowy wynalazku i/lub zdobyć środki na jego wdrożenie (w tym na ochronę patentową na wszystkich kluczowych rynkach). Wychodząc naprzeciw tym potrzebom sporządzono Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty- w skrócie PCT). Obecnie do układu należy 134 państw. Układ ten umożliwia odroczenie decyzji finansowych związanych z postępowaniem patentowym przed urzędami patentowymi rynków docelowych do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa (2,5 roku). Okres od dokonania zgłoszenia zgodnie z układem PCT (inaczej zgłoszenia międzynarodowego lub zgłoszenia PCT) do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa nazywany jest fazą międzynarodową postępowania patentowego. Zgłoszenia w trybie PCT należy dokonać do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa.

 

Dokonując zgłoszenia w trybie PCT płaci się więc głównie za czas konieczny na zweryfikowanie potencjału wynalazku i/lub znalezienie inwestora. Ponadto upraszcza to formalności, ponieważ dokonuje się jednego zgłoszenia wybierając wszystkie kraje, które nas interesują, a także ułatwia oszacowanie wartości rynkowej wynalazku. Co istotne!- nie ma czegoś takiego jak patent międzynarodowy. Efektem zgłoszenia międzynarodowego może być co najwyżej wejście w fazy krajowe rynków docelowych. Z powyższego wynika również, że faza międzynarodowa jest fakultatywna. Można więc bezpośrednio po pierwszym zgłoszeniu krajowym, z pominięciem zgłoszenia PCT, dokonać zgłoszeń w wybranych krajach docelowych.

 

Innymi mechanizmami ułatwiającymi procedurę patentową, niezależnymi od zgłoszenia PCT, są zgłoszenia w tzw. trybie regionalnym. Przykładem takiego regionu jest Europa (do Europejskiej Organizacji Patentowej należą 32 państwa, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej). Na obszarze tych państw możliwe jest uzyskanie tzw. patentu europejskiego. Całą procedurą związaną z patentem europejskim zajmuje się Europejski Urząd Patentowy. Wejście w tryb regionalny zastępuje ostatnią fazę krajową postępowania patentowego. Patent regionalny (europejski) jest więc równoważny patentom krajowym w państwach, w których wnioskowano o ochronę. Zaletą wystąpienia o patent europejski jest uproszczona procedura (potencjalnie 1 zgłoszenie zamiast 32) oraz mniejsze koszty (koszty postępowania w procedurze europejskiej są wyższe niż koszty w jakimkolwiek poszczególnym kraju, ale znacząco niższe niż koszty równoległego postępowania w większej liczbie państw- pod względem finansowym wystąpienie o patent europejski opłaca się przy ubieganiu się o ochronę w min. 4-5 państwach).

 

Możliwe jest też połączenie postępowania w trybie PCT oraz regionalnym. Tak jest np. w procedurze EuroPCT. Tryb ten polega na tym, że po zakończeniu fazy międzynarodowej w trybie PCT, wejście w fazę krajową na terenie Europy rozpatrywane jest w postaci jednego zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego.

 

Aby podsumować i uporządkować powyższe informacje, można posłużyć się następującym przykładem. Załóżmy, że polski naukowiec dokonał wynalazku i chciałby, aby był on chroniony w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. Zakładamy, że pierwszego zgłoszenia patentowego dokonuje on w Polsce. Od tego momentu ma 12 miesięcy na podjęcie decyzji o wejściu w fazę międzynarodową lub krajową rynków docelowych. Decydując się na skorzystanie z możliwości trybu PCT, uzyskuje on dodatkowe 18 miesięcy na podjęcie decyzji o wejściu w fazę krajową. W fazę krajową można wejść dokonując zgłoszeń w urzędach patentowych krajów docelowych, lub też, w przypadku państw europejskich, wnioskując przed Europejskim Urzędem Patentowym o przyznanie patentu europejskiego obowiązującego w wybranych krajach. Opcje te dają 4 potencjalne schematy postępowania:

 

 

1)

 

a)      Zgłoszenie patentowe w UPRP- data pierwszeństwa

b)      Zgłoszenie patentowe w fazie krajowej w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii- do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

 

2)

 

a)      Zgłoszenie patentowe w UPRP- data pierwszeństwa

b)      Zgłoszenie patentowe w fazie krajowej w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii- do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

c)      Zgłoszenie patentowe w trybie regionalnym z wystąpieniem o przyznanie patentu europejskiego z ochroną na terenie Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch- do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

 

3)

 

a)      Zgłoszenie patentowe w UPRP- data pierwszeństwa

b)      Zgłoszenie patentowe w trybie PCT- do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

c)      Zgłoszenie patentowe w fazie krajowej w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii- do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa

 

4)

 

a)      Zgłoszenie patentowe w UPRP- data pierwszeństwa

b)      Zgłoszenie patentowe w trybie PCT- do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

c)      Zgłoszenie patentowe w fazie krajowej w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii- do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa

d)      Zgłoszenie patentowe w trybie regionalnym z wystąpieniem o przyznanie patentu europejskiego z ochroną na terenie Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch (tzw. procedura EuroPCT) - do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa

 

Wybór odpowiedniej ścieżki postępowania może zależeć od dostępności funduszy, charakteru wynalazku, spodziewanego prawdopodobieństwa uzyskania patentu, strategii komercjalizacji technologii i innych.

 

Wyżej przedstawiono zarys procedur i terminów obowiązujących przy zgłoszeniach patentowych. Niezwykle trudno jest jednak ocenić w jakim czasie można uzyskać patent. Zazwyczaj minimalny okres od zgłoszenia patentowego do przyznania patentu to 3-4 lata. Okres ten może być jednak dłuższy.

 

Opracowano na podstawie

1)      „Poradnik wynalazcy” pod redakcją Andrzeja Pyrży, wyd. Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

      2)      Skrypt „Ochrona własności intelektualnej- nauki biologiczne”, Rafał Witek, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008